특허 소송에서 빼놓을 수 없는 선례는 바로 Markman 사건이다.  1996년 연방대법원에서 심리한 사건으로서 미국 특허법에 있어 새로운 시대를 연 중요한 사건이다.  예수님의 탄생일을 기준으로  기원 전후가 (Before Christ, After Christ) 나뉘는 것처럼 특허법 소송은 말크멘 전후로 나뉜다.  그 만큼 중요한 사건이다.  그래서 본 꼭지에선 말크멘 파장에 관한 내용을 넘어, 그 판결 내용 자체를 자세히 살펴본다.  장 맛도 중요하지만, 그 장이 만들어진 과정이 중요한 때도 있다.  하지만 말크멘은 기술적인 내용이 상당히 많은, 아울러 무미건조한 그런 사건이기에 독자제현 중에 성질이 급한 분들은 여기서 다른 꼭지로 넘어가시길 권한다.  (라면이 설익은 상태에서 먹기 시작하시는 분들에겐 말크멘을 시작에서 끝까지 이해하려고 노력하지 마시길 권함.)

(1) 배경

Markman은 사람의 성이다.  본명은 Herbert Markham (헐버트 말크햄, 말크멘이 아니다) 으로서 미국의 발명가다.   참고로 헐버트는 후버 댐으로 유명한 미국 31대 대통령 후버씨의 이름이기도 하다.   후버 대통령은 트루만 대통령과 친한 친구였으며, 트루만은 맥아더 장군을 해임한 사람으로 한국민에게 잘 알려져 있다.  하지만, 미국 대통령은 말크멘 사건과 특별한 연관은 없다.  굳이 연관성을 들자면, ITC에서 결정을 내릴 때 말크멘 판례가 중요하게 작용하며, ITC에서의 판결은 (오피니언) 미국 대통령이 비토할 수 있다는 정도. 

여하튼 Markman 아저씨를 열 받게 하는 일이 있었다.   Westview Instruments, Inc. (웨스트뷰 기기사) 가 Markman 아저씨의 특허권을 침해한 것이다.*  그래서 연방지법에 갔는데, 판사는 침해가 아니라고 판결을 한다.**  다시 한 번 열 받은 Markman 아저씨는 항소법원으로 달려갔으나, 역시 항소법원에서도 비침해 판결을 내린다.  이에 대노하신 Markman 아저씨는 연방대법원으로 날아가시는데,...  

Markman 판례를 제대로 이해하려면 소송이 일어난 법원에서 부터 이야기 보따리를 풀어야 한다.  워낙 건조한 사건이다 보니 필자가 썰을 함께 푼다, 새겨 들으시길 바란다.

Markman 씨가 Westview를 제소한 법원은 펜실베니아 연방동부지법 (US Dist. Ct. for the Eastern District of Pennsylvania; 사건 번호 91-0940) 이다.   법원은 필라델피아에 소재한다. 

* 본 소의 원고는 Markman 씨와 특허 실시권자 Positeck, Inc. 였다.  사건 번호에서 알 수 있듯이, 제소는 1991년에 일어났다.   피소 당사자는 Westview Instruments, Inc. 와 Althon Enterprises, Inc. 였다.  웨스트뷰는 전자 기기를 만든 회사였고, 알톤은 세탁소를 운영한 회사다.

** 여기서 우리는 영어 공부를 해야 한다, 우선 다음 세 가지 표현의 차이를 살펴본다:

a. Read between the lines 

b. Rest of the story

c. Behind the story

Read between the lines 는 70년대에 한국에서 사용된 신문 읽기 방법이다.  중요한 내용을 일부러 빠뜨려서 독자가 쉽게 유추할 수 있도록 하는 방법이다.  언론에 대한 감시 통제가 철저히 행해지던 시절에 나름 뉴스를 전달하는데 유용하게쓰였다고 한다.  판례를 읽을 때도, 쓰여진 그 글을 읽고 끝내기 보다는 "왜"라는 질문을 던져 판례를 통해 전달하고자 하는 메세지가 무었인지를 읽는 것이다.  행간에 숨겨진 이야기를 듣기 위해서 "새겨 들어야 하는 것이다."  때론 메세지가 고의적으로 묻혀 있는 경우도 있고, 때론 무의식적으로 자연스럽게 판례에 묻어 나오는 경우도 있다.

Rest of the story 는 시간 관념을 필요로 하는 역사적 관점이다.  우리에게 보여진 그 이야기 말고 남은 이야기들, 특히 당사자들과 관련되어 판결 이후에 일어난 그 "뒷 이야기"에 촟점이 맞춰진다. 

Behind the story 는 알려진 바와 다른 이야기 속의 또 다른 이야기.  베일 속에 가려진 진실.  어떤 역사적 사건이 일어날 수 밖에 없었던 필연적인 사실들.   그 때 그곳에 있었던 사람만이 알 수 있었던 사실들.  그런것들이 모여서 그 "숨겨진 이야기"가 되는 것이다".    

(2) 판결문 읽기 (연방항소법원, Markman I)

우선 연방항소법원의 1995년 판결 내용을 본다.*  재판장 Archer씨가 다수 판결문을 쓰고, Newman 판사가 소수, 반대 판결문을 쓴다.  (첨부 내용 1번 참조)  Markman_Fed Appeals 1995.pdf

a.  판결문 (다수) 앞 부분

        Herbert Markman and Positek, Inc. (collectively referred to as Markman) appeal from the judgment of the United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Civil Action No. RE 91-0940 (entered Oct. 1, 1991), that Westview Instruments, Inc. and Althon Enterprises, Inc. (collectively referred to as Westview) did not infringe claims 1 or 10 of United States Reissue Patent No. 33,054, notwithstanding the jury's verdict to the contrary. We have ordered that this case be reheard in banc. ¹ We affirm the judgment of noninfringement. In doing so, we conclude that the interpretation and construction of patent claims, which define the scope of the patentee's rights under the patent, is a matter of law exclusively for the court. Thus, in this case the district court properly discharged its obligation to delineate the scope of the claim on motion for judgment as a matter of law when the jury had rendered a verdict that was incompatible with a proper claim construction.

a-1. 본문 풀이

가장 중요한 대목은:  "the interpretation and construction of patent claims, which define the scope of the patentee's rights under the patent, is a matter of law exclusively for the court"

번역: "특허권자의 권리 범위를 정의하는 특허청구범위에 관한 해석과 구성은 법원 고유의 법률심에 속한다"

b.  판결문 (소수) 앞부분

b-1. 본문 풀이

(3)  본안에서의 이슈

본안에서 다루어진 특허는 인벤토리 관리 시스템에 관한 특허다.  특허번호 33,054 (Reissued).  1989년에 미 특허청에 등록된 특허다.  구체적으로 설명하자면 세탁물을 받아서, 가격을 설정하고, 딱지를 붙이고 (tagging), 영수증을 발행하는 재고 관리 체계를 뜻한다. 

Inventory (인벤토리)라고 하는 말이 있다.  재고 또는 물품 목록을 뜻한다고 네이버에 나와 있다.  인벤토리라는 용어는 Markman 특허에도 나와 있다. 

특허권이라고 하는 것은 배타적인 권리를 뜻한다.  내 것에 노터치 (no touch*)라는, 여기까지는 내 것이라는 점을 명시하는 것이 특허다.  땅따먹기를 할 때, 땅에다 분필로 동그라미를 친다.  동그라미 안에 있는 것은 내 땅이다.  특허는 내 땅이 어디까지인지를 나타내는 문서다.  그렇기 때문에 동그라미를 칠 때 조심해야 한다.  너무 작게 그리면 내 땅이 너무 작다.  권리 주장의 범위가 약한 것이다.  동그라미를 너무 크게 그려버리면 내 땅이라는 의미가 희석된다.  옆집 땅이 될 수도 있고 국유지가 될 수도 있는 것이다.  다른 사람 땅이 아닌 것이 확인된 후에야 내 땅이라고 주장할 수 있는 것이다.   다른 사람 땅에 동그라미 치고, 이건 내 땅이요 하면 도둑심보라는 말을 들을 수 있다.  봉이 김선달이 아니면 흉내 낼 수 없는 상황이다.  어려운 말로 "특허 무효 (invalid patent)" 라고 한다 (남의 땅에 동그라미를 쳤으니.  애플 삼성 항소심 (2016년, 미국, DC)에서 항소법원은 애플이 잠금 해제 slide to unlock, 자동 오타 수정 auto-correct 두 가지의 특허에 있어 동그라미를 너무 크게 그렸다고 특허 무효 판결을 내렸다.  애플 삼성 항소심에선 삼성의 JMOL Motion(법률심 요청)이 심도있게 다루어진다.  참조: Apple v. Samsung_Appellate Decision_2016_Slide to Unlock.pdf ). **

특허는 땅처럼 눈으로 볼 수 있는 것이 아니라는 점이 문제다.  개념적으로만 존재하는, 우리 인간의 인텔렉의 산물인 것이다.  그렇기 때문에 개념적으로 땅에 동그라미를 치고, 이 안으로 들어오지 마시요라고 요구하는 것이다.  하지만, 내가 생각하는 동그라미와 다른 사람이 생각하는 동그라미가 다를 수 있다는 점이 또 다른 문제가 된다.   수치적으로 나타낼 수 없기 때문에 모든 사람이 똑같이 볼 수 없는 것이다.  그래서 동그라미가 어디까지 그려져 있는지를 해석할 수 있어야 하는데, 이것이 바로 특허권의 범위가 된다.   

본안에서 이슈가 됐던 용어는 인벤토리라는 용어다.  우선 특허 내용을 살펴본다: Markman 특허.pdf

독립항 1번이다 (independent claim 1).

What is claimed is: 1.  The inventory control and reporting system, comprising; a data input device for manual operation by an attendant,... a data processor ... a dot matrix printer... and, at least one optical scanner... whereby said system can detect and localize spurious additions to inventory as well as spurious deletions therefrom.

해석: 청구 범위는: 1.  [다음으로] 구성된 인벤토리 관리 보고 체계; 하나의 작업자가 직접 사용할 수 있는 하나의 데이타 기입 기기... 하나의 데이타 프로세서... 하나의 dot matrix 프린터... 그리고, 최소한 하나의 광 스캔너... 이러한 것들을 통해 비정상적으로 일어나는 재고의 추가 또는 감가를 감지하고 확인할 수 있는 체계.  

재판에서 문제가 된 용어는 인벤토리라는 용어였다.  여기서 그럼 인벤토리란 무었을 뜻하는 것인가?  인벤토리라고 하는 단어를 해석해야만 한다.  인벤토리라고 하는 땅이 얼마나 넓은지, 그 땅 안의 토양은 어떤지 지질은 어떤지 그 범위와 구성을 이해할 수 있어야만 올바른 판결을 내릴 수 있는 것이다 (사실 본 안은 배심원단에 의해 결정되었음으로 평결이라고 불러야 하지만, 결국 판사가 배심원단의 권리를 박탈하고 JMOL 모션에 따라 독단적으로 결정을 내린 사건이기에 판결이라고 불러도 무리없음.)

Markman 의 주장: 인벤토리는 세탁물 및 수입금을 뜻한다

Westview 의 주장: 인벤토리는 세탁물을 뜻한다.

여기서 인벤토리가 분쟁이 된 이유는 웨스트뷰의 기계는 세탁물에 대한 정보를 관리하지 않는다는 점이다.  들어온 수입금에 대한 관리만 한다.  말크멘의 특허는 인벤토리가 들어오고, 인벤토리가 항시 관리되어 비정상적으로 줄거나 늘어나면 감지할 수 있어야 한다고 되어있다.  하지만 웨스트뷰의 기계는 세탁물을 관리하지 않고 수입금을 관리하는 일종은 재무 관리 체계였던 것이다.  그래서 만약 수입금 (주로 현금)이 인벤토리라고 한다면 특허 침해가 되는 것이고, 수입금은 인벤토리가 아니라고 한다면 비침해가 되는 것이다.  그렇기에, 본 안의 판결은 인벤토리가 무엇인가에 그 주안점이 맞춰질 수 밖에 없었다.  이 점에 대해 배심원은 수입금도 인벤토리라고 보았고, 판사는 세탁물만을 인벤토리라고 본것이다. 

여기서 생각해봐야 하는 점은 바로 판사의 인벤토리에 관한 견해가 배심원단의 평결과 어떤 관계가 있느냐 하는 점이다.   사실 인벤토리를 정의하는 주체가 배심원단이라면 판사의 견해는 별 상관이 없다.  배심원단이 이 경우엔 엿장수다.  하지만, 만약 인벤토리를 정의하는 주체가 판사라면, 엿가위는 주인이 바뀐다.  말크멘 사건 전엔  특허청구범위에 관한 해석과 구성을 배심원단이 했다.  그래서, 기존의 선례를 따랐다면 배심원단이 인벤토리란 무었인가에 대한 해석과 구성을 했어야 한다.  하지만, 말크멘에선 판사가 그 해석과 구성을 하고 만다. 

* No touch는 우리말 노다지의 어원이라고 한다.  옛날 미서부에서 황금을 켈 때 황금을 먼저 본 사람이 임자였다.  그래서 다른 사람이 그 황금을  건들지 못하도록 No touch! 라고 크게 소리 쳤다고 하는데, 그 모습을 본 조선 사람이 아 황금이 많으면 노다지라고 하는구나 했다고 한다.  출처: 카더라 통신.  

** 애플 삼성 항소심에선 삼성에 유리한 판결이 많았는데도 (affirmed in part, reversed in part) 게임비는 삼성이 지불하도록 판결이 났다 (Costs to Samsung).  이유가 무었일까 궁금하다.   대체적으로 항소심에서 1심의 판결 내용이 뒤집히는 경우 게임비는 각각 무는게 정석인데, 여기선 그렇지 않았다.   

(4) Markman이 대법원으로 간 이유

별로 섹시하지도 않고, 재미도 없는 인벤토리 관리 체계가 대법원까지 가게 된 가장 큰 이유는 다음과 같은 절차 상의 문제에 기인한다.  말크멘 1심은 배심원단 앞에서 이루어졌다, 당시 배심원단은 피고가 원고의 특허를 침해했다고 평결을 내렸다.  이에 발끈한 피고는 배심원단이 황당한 평결을 내렸다고 주장하며 판사가 배심원단의 평결을 뒤집어 달라고 요구한다 (judgment as a matter of law JMOL; Judgment not withstanding verdict JNOV 의 사촌).  

 JMOL은 법률에 의거한 판결(법률심)이라는 뜻으로 배심원단의 숙고까지 갈 필요없이 판사의 재량으로 판결해 달라는 요청이다 (본 사건에선 숙고 전에 이미 모션으로 한 번 JMOL이 요청되었으나, 판사가 배심원 평결 후에 다시 논의하자고 하면서 take under advisement 라는 말을 했다.  절차에 대한 이야기라서 상당히 따분하고, 고통스럽다.)   JMOL 모션이 평결 후에도 다시 한 번 있었고, 이번엔 이를 받아들여 판사는 배심원단의 평결을 뒤집고 만다.  고스톱에서 고도리에 피박까지 쒸우고 있는 상황에서 옆 사람이 3점이 나버린 것이다.  상대방이 서로 패를 보여주고 짰다는 생각이 말크멘에겐 들 수 밖에 없는 상황이었다.  그래서, 판사의 조상에 대한 말 몇마디 던지고 말크멘 아저씨는 항소법원으로 달려간 것이다.   항소법원에서도 깨지고 나니 말크멘은 법률체계에 대한 회의가 생기고, 세상 사람 모두가 말크멘을 기만하고 있다고 생각하기 시작했다.  분명히 이제까지의 법은 배심원단이 특허에 나오는 청구범위에 대한 해석과 구성을 한다고 했는데, ** 1심에서의 수상한 판사는 그런 선례를 무시하고 배심원단의 평결까지 뒤집었으며, 2심에선 수상한 판사의 편을 들어주는 더 많은 수상한 판사가 있었으니... 오호 통재라 이제 믿을 곳은 대법원 하나뿐.  말크멘은 대법원의 문을 두드린다, 제법 세게.

* 항소법원 판결은 특허 변호사들 사이에서 Markman I (말크멘 원)이라고 부른다.  뭘 좀 안다고 하는 사람은 이런식으로 분위기를 띄운다.  그럼으로, 대법원 판결은 Markman II (말크멘 투)라고 부를 수 있겠다.  

** 말크멘 전에는 When the meaning of a claim term is disputed a "factual question arises, and construction of the claim should be left to the trier or jury under appropriate instruction 이라고 했다 (번역: 클레임 용어의 의미가 분쟁되면 사실에 대한 의문이 일어난다, 그러면 클레임은 적절한 지시하에서 배심원단 또는 사실확정자[판사] 가 그 의미를 해석한다 (construction)) [의역: 클레임 해석은 사실심에 속한다].  

[작업중]

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임종범 동시통역사/변호사

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