미국에서 국제 지재권 분쟁이 다루어 질 수 있는 법원은 크게 두 가지로 나뉜다: ITC 와 연방지법 (U.S. District Court). 물론 주 법원에서도 지재권 분쟁이 다루어질 수는 있겠으나, 드믄 경우에 속한다. 본 꼭지에서는 ITC 와 연방지법 (이하 "지법") 의 차이점을 다각적인 측면에서 논해 본다.
1. 법원 數
ITC: 1개, 와싱톤 디씨에 소재함
지법: 94개, 미국 각주에 최소 1개
2. 사법관할 (jurisdiction)
ITC: 미국에 수입되는 모든 물품
지법: 연방법과 관련된 모든 사안 (민, 형사)
지법의 사법관할은 ITC 보다 훨씬 광범위하다. 그러다 보니, 지법은 지재권에 관한 전문성을 띄기가 힘들다. 이에 반해 ITC 는 국제적으로 거래되는 물품과 관련된 내용만 다룬다. 그래서, ITC는 지재권 문제를 주로 다루게 된다. 특히 ITC가 다루는 Section 337하의 사건은* 대부분 지재권 분쟁에 관한 내용이다. 한국회사가 지재권 분쟁에 휘말려서 ITC 에 오는 경우 대부분 Section 337 하의 분쟁이다.
(* Section 337 of the Tariff Act of 1930, as amended, 19 U.S.C. Sec. 1337.)
ITC 사법관할의 근거는 in rem jurisdiction 이다. In rem (인렘)의 의미는 "사물"의 의미다. 미국 내 어디에서라도 피고의 사물 (제품)이 거래된다면 ITC 사법관할권이 적용될 수 있는 것이다. 우리말로는 "대물관할"이라고도 표현한다.
지법 사법관할의 근거는 in personam jurisdiction 이다. In personam (인펄스넘)의 의미는 "존재"의 의미다. 연방지법이 소재한 州 어딘가에서 피고사가 비지니스를 하고 있는 경우, 지법의 사법관할권이 적용될 수 있는 것이다. 우리말로는 "대인관할"이라고도 표현한다.
(참고 1. Personam의 어원은 person (사람)이다. 그래서 우리 말로 번역되면서 "대인"이라는 표현이 사용된듯 하다. 하지만, 미국법에서는 법인체도 "entity (존재)"로서 엄연한 법적인 독립 성격을 띈다. 個人이 법 앞에서는 독립적인 존재 (entity)인 것과 같은 원리다. 그래서, In personam은 "존재"의 의미를 띈다. 개인이 되었든, 법인이 되었든, 그 州에 존재 한다면 인펄스넘 사법관할이 적용되는 것이다. 하지만 "존재"의 정의가 모호하기에 인펄스넘 사법관할은 어려운 이야기가 되고 만다. 법대에서 3년을 공부해도 접수가 안되는 내용이다.)
(참고 2. 사법관할과 관련된 용어는 영어로도 우리말로도 다 어렵다. 용어만 어려운 것이 아니다, 개념도 상당히 어렵다. 사법관할권이라는 개념은 매우 복잡하며 예외가 많은 개념이다. 그래서 지법에 지재권 소송이 걸리는 경우, 시간이 오래 걸리고, 다른 지법으로 사건이 이송 되는 경우가 많다.)
(참고 3. ITC 소송이 국제경쟁에서 적극적으로 활용되기 시작한것은 1990년대 중반이었다. 그 전까지 대부분의 특허분쟁은 지법에서 다루어졌다. 그 때까지만 해도 미국의 경쟁력은 눈부신 것이었다. 그 어떤 나라도 미국의 제품보다 뛰어난 제품을 만들어 내지 못하였고, 미국의 기술력을 따라잡지 못하였던 것이다. 하지만 90년대 들어서 반도체, LCD, 자동차, 철강, 선박 기술등에 일본, 한국, 그리고 유럽의 여러나라가 미국에 도전하기 시작하였고, 실제로 어느 특정 분야에 있어서는 미국을 앞서기 시작하였다. 이에, 미국회사는 경각심을 가지기 시작하였으며, 혹자는 위기라고 판단하였다. 그래서, 그들이 꺼낸 카드가 바로 ITC였던 것이다. 미국회사는 그들이 압도적인 경쟁우위를 점하고 있던 특허를 앞세워서 다른 나라의 경쟁자들을 견제하고자 한 것이다. ITC는 지법 대비 상당히 빠르게 소송이 전개된다. 아울러서 ITC는 지법에서 인정하지 않는 전문 (hearsay)도 증거로 받아들일 수 있으며, 소환권도 지법보다 강력하다. 그래서 90년대 중반까지만 해도 별로 사용되지않던 ITC가 새로운 국제분쟁 베뉴(venue)로 각광을 받기 시작한것이다.)
(참고 4. 90년대는 사실 많은 일본회사가 소위 "당하던" 때다. 미국회사는 일본회사를 견제하기 위해 미국특허법을 자주 활용하였고, 베뉴(venue)로는 주로 ITC를 활용하였다. 시간이 흘러 2000년대가 되면서, 이번엔 일본회사가 한국회사를 견제하는 때가 되었다. 베뉴(venue)는 역시 ITC. 2000년대는 한국회사에 있어 수난의 기간이었다, 최소한 ITC에선 그러했다. 그래서, 지난 2013년5월에 삼성전자가 애플사를 상대로 ITC에서 승소한 건은 매우 의미심장한 사건이었다. 2000년대에 "당하면서" 절치부심 특허 보유에 공을 들인 한국 회사들에게 참으로 희소식이라 할 수 있겠다. 작게는 삼성전자의 승리요, 크게는 ITC에서 고전하던 모든 외국회사의 승리라고 할 수 있겠다. 과연, 미국회사의 전유물이었던 ITC가 이제는 외국 회사도 활용할 수 있는 베뉴(venue)가 되었음을 알리는 신호탄이기도 하다.)
(요청: 독자중에 ITC를 공부하는 학생이 있다면, ITC 소송 기록을 분석해 한국회사가 개입된 소송이 몇개 였으며, 그 결과가 어떠하였는지를 년도별로 나누어 취합해 보면 어떨까 한다.
검색 site 주소: http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/56ff5fbca63b069e852565460078c0ae/$searchForm?SearchView 검색어로는 Korea 가 적합할듯.)
3. 증거
a. 전문배제원칙(hearsay rules)
ITC에서는 전문배제원칙이 적용되지 않는다. ITC에서는 사건과 관련된 모든 유용한 정보는 전문이라 할지라도 일단 증거로 받아 들여진다. 이에 반해 지법에서는 연방민사소송규칙이 엄격하게 적용되며, 전문배제원칙이 적용된다. 풀어서 이야기 하면, ITC에서 사용되는 증거물이 지법에서는 배제될 수도 있다는 의미가 된다. 그러므로, ITC소송이 지법 소송보다 원고에게 유리하게 작용한다.
b. 소환권 (subpoena power)
Subpoena는 소환장을 의미한다. 서브피나를 통해서 증인을 법정으로 나오도록 강제 요구할 수 있으며, 또한 증거물을 제출하도록 강제 요구할 수 있다. ITC의 소환권은 지법보다 강력하다. ITC는 미국전체를 관활권으로 두고 있기 때문이다. 지법은 관할권등의 여러가지 규제에 의하여 소환권이 ITC에 비해 현저히 약하다.
미국에서는 변호사도 서브피나를 발행할 수 있다고 "30(b)6 증인"에서 밝힌 바 있다.
4. 구제
ITC에서는 손해 배상을 받을 수 없다. 손해 배상을 받고자 한다면 지법에 소를 걸어야 한다. 하지만, ITC에서는 수입금지 명령을 내릴 수 있는 권한이 있다. 수입금지 대상은 침해 제품은 물론, 침해 제품을 부품으로 사용하는 모든 완제품(downstream products)이 된다. 상당히 광범위한 영역이다.
ITC에서 얻을 수 있는 구제는 오로지 "Exclusion"이라는 구제 뿐이다.* Exclusion 이란 기본적으로 어떤 물품의 입경을 막을 수 있는 권리를 뜻한다. Exclusion 의 직역은 "배제"다. 그런데, "구제는 배제다" 라고 통역 하면 모자란 느낌이 든다. 영구가 통역한 듯. 이런 때는 역시 의역이 최고, exclusion의 올바른 의역은 "수입금지"가 된다. 결국 "ITC에서의 유일한 구제 수단은 수입금지다" 라는 표현이 올바른 표현일 것이다.
Exclusion의 대상은 크게 두가지로 나뉜다: 1. 특정 수출업자; 2. 특정 물품.
1. 특정 수출업자: 예를 들어 36" 평면 디스플레이가 수입되는 경우, 그 특정 물품을 수출하는 수출업자에 대한 수입금지가 가능하다.
2. 특정 물품: 하지만, 수출업자의 수가 많거나 수출업자의 신원을 확인하기 어려운 경우 모든 수출업자에 대한 일괄 수입금지가 가능하다. 몇 년전에 취해진 프린터 토너 수입금지가 한 예다.
결론. 어차피 ITC에서 소송이 걸리는 경우, 수출업자의 신원은 제법 명확하다, 예를 들어 한국 전자, 대만 디스플레이 등. 그런 경우, 특정 수출업자에 대한 수입금지가 내려지는 경우가 대부분이다. 특정 물품에 대한 수입금지가 내려지는 경우, 수입장벽이 된다는 비난을 면키 어려우며, 아울러 WTO/GATT 조약 내용에 위배될 소지가 커진다.
[* The devil is in the details 라는 영어 숙어가 있다. 그만큼 세부적인 내용이 중요하다는 뜻이 되는데, ITC에서의 구제도 역시 그 디테일이 중요한다. 사실 수입금지라고 하는 것은 국외에서 국내로 물품이 반입되는 것을 금지하는 행정처분이다. 그렇다면 이미 국내에 유입된 물품에 대해선 어떤 구제가 가능한가? 그것은 행정정지처분을 통해 가능하다. Cease and Desist Order라고 알려져 있는데, 한글 표기로도 소리가 거의 정확하다: “씨이즈 엔드 디씨스트 오더”. ITC는 수입금지처분과 동시에 행정정지처분을 내릴 수 있는데, 이 경우 국내에 이미 반입된 물품에 대한 광고, 판매, 유통, 추가 가공 등을 금한다. 그래서 좀 더 정확히 표현한다면 ITC를 통해 수입금지를 얻어낼 수 있으며, 아울러서 행정정지처분도 얻을 수 있다.]
[* 한국의 경우 통상위에서 폐기 처분을 내리기도 하는데, 이에 반해 ITC에서 폐기 처분을 내리는 경우는 없다. 그래서 ITC에서 행정정지처분을 받는 경우, 이미 유입된 물품을 다시 해외로 보내거나, 울며 겨자 먹기로 행정처분을 무시하고, 추후 과징금을 물게된다. 이런 경우 과징금은 하루 최고 십 만 불정도가 된다. 과징금의 액수가 커지면, 다시 법무부로 사건이 넘어가고 최종 과징금의 액수는 합의를 통해 정해진다. 카더라 방송에 따르면 최종 합의 금액은 원 과징금의 10%정도 선이라고 한다. 여하튼 경우의 수를 따지기 좋아하시는 분들을 위해 이 글을 남긴다.]
5. 구성원
ITC는 지법과 달리 staff attorney라는 포지션이 있다. 스태프 어토니의 역할은 판사의 결정을 도와주는 역할이다. 스태프 어토니를 우리말로 굳이 표현한다면 “ITC 변호사”가 되겠다. ITC에서 스태프 어토니 (이하 “스태프”)의 역할은 매우 중요하다. ITC에서 다루는 대부분의 사건이 지재권에 관한것이고, 지재권이란 역시 첨단 기술을 다루는 경우가 많기 때문에, 판사는 중립적인 시각을 가진 전문가의 도움을 필요로 한다. 이러한 중립 전문가와 비슷한 역할을 하는것이 스태프다. 스태프는 양측 당사자의 변론을 참조하고, 필요하다면 전문가를 자체적으로 고용하여, 판사가 초기결정을 할 수 있도록 도와주는 역할을 한다. 특히 재판이 열리기 전 스태프가 작성하는 “pre-hearing statement”는 판사가 판결을 내리는데 있어서 무척 중요한 도구가 된다.
스태프는 재판 전에도 많은 일을 하지만, 재판 도중에도 중요한 역할을 한다. 스태프는 증인을 심문할 수도 있으며, 때때로 판사에게 스태프의 법적 견해를 밝히기도 한다.
ITC와 달리 지법에서는 판사가 스태프의 역할도 함께 한다. 물론 지법 판사에게는 clerk라고 하는 법률시보가 있기는 하나 클러크는 대부분 법대를 갓 졸업한 젊은이로서 지재권 분쟁과 같은 복잡한 사건을 다루기에는 역부족이다. 스태프는 전문가에 준하는 식견을 갖추고 있는데, 클러크는 그러하지 못하다. (참조: 지법에서는 Special Master가 지정되는 경우가 있다, 스페셜 마스터는 주로 전문가에 준하는 자로 복잡한 사안에서 판사를 보조하는 역할을 한다. 스페셜 마스터가 지정된 경우에는 그의 역할이 ITC의 스태프와 비슷하다. 하지만, 스태프는 정규 직원이고, 스페셜 마스터는 임시직이다. 또한 스페셜 마스터의 지정은, 특허소송에서는 자주 있는 일이지만, 전반적으로는 예외적인, 특이한 경우에만 허용된다.)
ITC에는 없는데 지법에 있는것이 있다. 그것은 deputy 라고 불리우는 법정경찰이다. 지법에서는 법정안에서 판사를 보호하고 법정의 질서유지를 위하여 데퓨티를 둔다. 하지만, ITC 법정안에는 데퓨티가 없다. **
6. 당사자 참석
ITC재판 중에는 당사자 참석이 허용된 경우가 있고 그렇지 못한 경우가 있다. ITC재판은 “public”과 “confidential” 단계로 나누어서 진행을 한다. 퍼블맄은 공개 재판을 의미한다. 당사자 뿐만이 아니라 그 누구라도 관심을 가지고 있는 사람은 법정에 들어와서 재판을 볼 수 있다. 컨피덴시얼 단계의 경우 당사자 중의 어느 일방만 법정 출입이 가능하다. 가령 한국전자의 비밀이 다루어 지는 경우, 아메리카 전자의 대표 또는 일반인은 법정에 들어 올 수 없다. 퍼블맄과 컨피덴시얼 단계는 재판중에 수시로 바뀐다. 그러다 보니 당사자는 법정에 앉아 있다가도 밗에 나가 있으라고 축출되는 경우가 자주 있다. 비싼 값을 치르고 고용한 변호사가 제대로 일을 하고 있는지 조차 볼 수 없는 경우가 많다 보니, 손해라는 느낌이 든다.
이에 반해 지법에서는 회사대표라면 재판의 모두에서 판결까지의 전 과정을 법정에 앉아 지켜볼 수 있다. (그런데, 지재권 재판은 지루하기 때문에 꼭 참석할 필요가 있을까 하는 의구심이 일어나는 경우도 많다. 특히 전문가 증언이 나오기 시작하면 정말 따분하다. 판사도 잘 이해를 못하는지 졸고 있는 것처럼 보이는 때가 많다.)
6. 결론
ITC에서 소송을 진행할 것인지, 지법에서 진행할 것인지는 여러가지 요인을 검토한 후 결정 해야 한다. ITC소송은 지법에 비해 대체적으로 결론이 빨리난다. 더 많은 증거물이 허용 되기도 한다. 그래서 원고에게 유리한 재판소이다. 하지만, 손해 배상을 받을 수는 없다. 그래서 확실한 증거, 시간적 여유등이 있다면 오히려 지법을 통해 소를 제기하는 것이 원고의 입장에서는 더욱 유리하겠다.
특허분쟁 전문통역사/ 미국변호사 임종범 (James Yim Victory)
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"내가 보안관을 쏘았오"
미국 대중 문화에서 가장 잘 알려진 데퓨티는 아마 밥 말리의 "I shot the sheriff 내가 보안관을 쏘았오"에 나오는 데퓨티일 것이다. 1973년에 쓰여졌다고 알려진 밥 말리의 대표작 "내가 보안관을 쏘았오"는 그 이듬해에 Eric Clapton이 remake하면서 대중에 더욱 친숙해졌다. 여기 걸어놓은 링크는 Eric Claption의 라이브로서 후반부에 나오는 전자 기타가 일품이다. 전자 기타가 읊조리기 시작하면 눈을 감고 들어야 한다. 신들린 기타 소리가 귓가에 오래 남는다.
가사는 지명수배자가 증언하는 내용을 다루고 있다. "내가 보안관을 쏘았오. 하지만, 나는 보안관보(데퓨티)는 쏘지 않았오. 보안관이 나를 먼저 쏘려고 해서, 나는 자기 방어를 위해 반사적으로 총을 쏘았오. 보안관 John Brown은 언제나 나를 미워했는데, 그 이유는 나도 모르겠오. 내가 죄를 졌다면 죄값을 치루겠으나, 나는 데퓨티는 쏘지 않았오." 그렇다면, 도대체 누가 데퓨티를 쏘았다는 것인지? 그것은, 아직 미국 대중문화의 미스테리로 남아 있다.
http://www.youtube.com/watch?v=10qLYy6hiFQ
