발명은 아이디어를 뜻한다.  특허는 그 아이디어를 독점할 수 있는 권리를 뜻한다.  발명은 특허가 없이도 가능하나, 특허는 발명 없이는 가능하지 않다.  (참고: 라이센스는 특허를 사용할 수 있는 권리를 뜻한다.  고로, 발명>특허>라이센스로 개념 정리가 가능하다).

지재권 소송에서 발명과 관련 여러 주요 등장 인물이 있다.  각각의 역할을 통해 발명과 특허의 차이점을 살펴 본다.

1.  발명가:  발명을 한 사람.  영어로 an inventor [전치사 유의]

2.  발명자:  특허에 나와 있는  발명가.  영어로 the inventor. 

3.  전문가:  특허에 나와 있는 기술을 해석할 수 있는 사람. 

4.  변리사:  발명을 특허화 (특허로 등록) 할 수 있는 사람.

5.  특허변호사:  특허를 전문적으로 다루는 변호사. 

미국에서는 특허변호사가 변리사의 역할도 한다. 영어 타이틀은 patent attorney 또는 patent agent라고 불리우는데, 한국의 변리사도 동일한 명칭으로 번역되기도 한다.   하지만 중요한 차이점은 한국의 변리사는 변호사 자격증이 요구 되지 않는데 반해 미국의 특허변호사는 변호사 자격증이 필수다.  미국의 특허변호사는, 변호사 자격증을 받은 후에 추가로 다시 한번 특허변호사 자격 시험을 봐야 한다.  그래서 가끔 재미있는 상황이 벌어지기도 한다.  한국의 변리사가 미국에 오는 경우, 그는 일반 변호사 이상의 대우를 받기도 하고, 역으로, 미국 변리사가 한국에 가는 경우 일반 변호사 이하의 대우를 받기도 한다.  물론, 이제는 나라 간의 차이를 이해하는 사람들이 많아져서 그런 해프닝이 자주 일어 나지는 않지만, 단순한 일대 일 단어 번역이 낳을 수 있는 오해를 잘 보여준다.

발명은 발명가가 하고, 특허는 특허변호사가 쓴다.  특허가 등록되면 발명가는 발명자가 되고, 특허는 특허법에 의해 보호가 된다.  발명과 특허의 관계는 아이디어와 권리의 관계이다.   아이디어가 얼마나 특허에 잘 나타나 있는가에 따라서 특허가 얼마나 강한지를 알 수 있다.  발명이 아무리 훌륭해도 특허가 잘 못 쓰여져 있다면 그 특허는 약한 특허가 된다.  반대로 발명이 우수하지 않다고 하여도 특허가 잘 쓰여져 있다면, 그 특허는 강한 특허가 된다.  "발명은 발명가가 하고, 특허는 특허변호사가 쓴다"는 표현이 마음에 와 닿는 부분이다.

그러면, 소송과 연관지어서 발명과 특허는 어떤 역할을 하는가?  우선 특허를 보자, 특허는 청구권이라는 문단을 통해 특허가 보호하고자 하는 권리를 나타낸다.  하지만, 발명가가 청구권을 쓸 수는 없다.  발명가는 아이디어를 제공하고, 그 아이디어를 풀어서 특허변호사에게 설명을 해 줄 수는 있으나, 청구권을 직접 작성할 수는 없다.  청구권을 쓴다고 하는 것은 고도의 훈련과 기술을 요구하는 행위이기 때문이다.   다시 한번: "발명은 발명가가 하고, 특허는 특허변호사가 쓴다." 

소송에서 쟁점이 되는 부분은 발명자와 특허의 관계이다.   과연, 발명자는 (발명이 등록되면, 발명은 특허가 되고, 발명가는 발명자가 된다.  올챙이가 개구리로 변신하는 과정이다.  개굴 개굴.  우물가에 올챙이 한 마리.  꾸물 꾸물 헤엄치다.  뒷다리가 쏘옥.  앞다리가 쏘옥.   팔짝 팔짝 개구리 됬네.  또, 삼천포로 빠졌다.  삼천포에도 올챙이가 있겠지?)  과연, 발명자는 특허를 해석할 수 있는 증인인가?

결론은 "발명자는 특허를 해석할 수 없다"이다.  발명자가 특허를 해석할 수 없는 이유는, 특허는 특허변호사가 쓴것이고, 내용은 법적인 내용이기 때문이다.  보호되는 내용이 무엇인지는 특허청구권에서 나타내는데,  청구권을 해석해서 증언할 수 있을 만큼의 전문성을 띈 발명자는 많지 않기 때문이다.  그래서, 데포지션에서 발명자가 특허 해석을 요구 받는 경우, 해석을 할 수 없다고 증언하는 것이다.  자신의 발명이지만, 특허를 해석하는 행위는 법적인 권리를 해석하는 행위고, 그러한 것은 발명자의 능력을 벗어난 영역이 된다. 

여기서 또 다른 문제가 생기는데, 그러면 누가 특허를 해석해서, 특허에서 지정하는 권리의 범위에 대한 증언을 할 것인가.  변호사는 증언을 할 수 없다고 앞에서 기술한 바 있다.  발명자도 역시 특허 해석을 할 수 없다고 본 문에서 기술하였다.  그렇다면, 누가 법정에서 "위대하고, 총명하시며, 지혜로운" 판관 앞에서 특허 내용에 대한 증언을 할 것인가.  이런때에 짜자잔 나타나시는 분이 바로 전문가증인이다.   전문가증인 (전문가)은 특허 관련 분야의 전문적인 지식을 가진 자로서 특허 내용에 대해 증언을 할 수 있는 사람이다.  그래서, 데포지션에서 "전문가의 식견을 요구한다"고 하는 이의제기가 가능한 것이다.   굳이 발명자가 아니더라도 특허에 대한 증언을 해 줄 증인이 따로 있으니까.   

정리한다.  발명은 발명가가 한다.  특허는 특허변호사가 쓴다.  특허가 등록되면, 발명가는 발명자가 된다.  발명자는 발명에 대한 설명을 할 수는 있으나, 특허에 대한 해석을 할 수 없다.  전문가는 특허를 해석할 수 있는 사람이다.   한국의 변리사는 특허를 쓴다는 점에서 미국의 특허변호사와 그 역할이 동일하다.   그래서, 영어 타이틀도 동일하다.  하지만, 자격면에서는 상당한 차이가 난다.   변리사는 변호사 자격증이 없이도 될 수 있으나, 특허변호사가 되기 위해서는 꼭 변호사 자격증이 있어야한다.  

특허분쟁 전문통역사/ 미국변호사 임종범 (James Yim Victory)

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